3 sposoby obrony przed zarzutem naruszenia znaku towarowego.

• Sprawdź ile kosztuje 👉 porada prawna z rzecznikiem patentowym.

Rejestracja znaku towarowego zmienia zasady gry

Jako właściciel zarejestrowanego znaku towarowego stajesz na silniejszej pozycji niż konkurent. Często powtarzam, że to ozdobne świadectwo ochronne hipnotyzuje ludzi. Rodzi to takie konsekwencje, że bez angażowania sądu możesz:

✅ Usunąć ofertę naruszyciela z marketplace’ów. Platformy typu Allegro zrobią to od razu jak otrzymają Twoją skargę.

✅ Zablokować komuś konta społecznościowe. Uda się to o ile w ich nazwie znajdzie się sporny znak towarowy.

✅Doprowadzić do wycofania towaru ze sprzedaży. Wystarczy poinformować np. Biedronkę o tym, że produkt łamie prawo a ta do wyjaśnienia wycofa go z półek sklepowych.

✅ Wyłączyć konkurentowi cały sklep internetowy.

✅ Zablokować reklamy z wykorzystaniem Twojego znaku. Również tutaj wystarczy wysłać skargę do Google, Facebooka czy Instagrama + skan świadectwa.

Obrona przed zarzutem naruszenia znaku towarowego

Zastrzeżona nazwa firmy ma siłę bomby atomowej. Możesz podkopać konkurentowi biznes odcinając go od klientów. I to przed złożeniem pozwu! Wynika to z tego, że w rejestrze Urzędu Patentowego jesteś wpisany jako właściciel praw do marki. Świadectwo ochronne jest niczym akt notarialny. Większość firm będzie to respektować i ulegnie Twoim żądaniom.

W praktyce odwracasz tym sposobem ciężar dowodowy w sporze. Podmiot w który uderzasz może się bronić poprzez atak. Jeżeli spróbuje unieważnić Ci znak to musi:

• zainicjować spór przed UPRP albo EUIPO;
• wnieść opłaty urzędowe oraz zapłacić pełnomocnikowi;
• przedłożyć dowody potwierdzające swoje twierdzenia.

To mit, że wystarczy zastrzec znak towarowy, aby wygrać spór o markę. Faktycznie początkowo jesteś w stanie mocno utrudnić konkurentowi życie. O ile jednak wystąpią okoliczności, o których piszę poniżej, to taka obrona przed zarzutem naruszenia znaku towarowego doprowadzi do tego, że finalnie przegrasz!

1) Unieważnienie znaku towarowego. Kiedy jest możliwe?

Co do zasady da się to zrobić o ile wystąpią:

• Bezwzględne przeszkody rejestracji. Chodzi o wady w konstrukcji samego znaku towarowego.

• Względne przeszkody rejestracji. Chodzi o relację znaku do innych uczestników rynku.

Na etapie zgłoszenia, ekspert weryfikuje tylko te pierwsze przeszkody. Bada więc m.in. to czy nie próbujesz zastrzec nazwy opisowej. A jako, że każda sprawa jest inna to jest tu spore pole do interpretacji. Czasami urzędnik się myli i rejestruje coś czego nie powinien.

a) Jeżeli zastrzeżony znak towarowy jest opisowy

Chodzi o oznaczenie, które ma w sobie jedynie informację o towarze lub usłudze. Przykładem będzie: super fryzjer, dieta keto czy rowery24.pl. Przeciętny klient widząc daną nazwę, musi błyskawicznie odczytać co jest pod nią oferowane. Taki znak nie ma więc w sobie nic co mogło by utkwić w umyśle odbiorcy.

Poniższy znak dostał odmowę z urzędu. Ekspert uznał, że oba słowa są dość czytelne. Sygnet to z kolei graficzny opis szkodników, które mają być zwalczane. Sprawa jest na granicy i nie zdziwiłbym się gdyby inny ekspert ochronę jednak przyznał.

Można jednak zastrzec znaki aluzyjne. Czyli oznaczenia, które nawiązują do danych towarów lub usług, ale drogą pośrednich skojarzeń. Przykładem jest:

• OPONEO – dla sklepu z oponami,
• IBUPROM – dla leków na bazie ibuprofenu;
• Piekuś – dla piekarni.

Ciężko precyzyjnie wskazać gdzie kończy się znak opisowy a zaczyna aluzyjny. O ile otrzymasz ochronę to taki znak jest podatny na unieważnienie. Taka obrona przed zarzutem naruszenia znaku towarowego może być dla konkurenta atrakcyjna. Daje bowiem realną szansę na wygraną.

Spór o znak towarowy VITAMIN SHOT

Urząd Patentowy zastrzegł ten znak dla żywności dietetycznej. Kiedy jego właściciel zaczął blokować konkurencję używającej podobnej nazwy, ta wystąpiła z wnioskiem o unieważnienie. Finalnie WSA przyznał jej rację. Wskazał, że określenie „shot” to duża porcja witamin. Połączenie tych słów będzie więc przez klientów uznane za opisowe.

b) Jeżeli zastrzeżony znak towarowy jest rodzajowy

Język polski ciągle ewoluuje i się zmienia. Pojęcia, które kiedyś były fantazyjne, dziś mogą kojarzyć się z określonym typem towarów lub usług. Przykładowo:

• Chwilówka to szybki kredyt gotówkowy.
• Papuga to pogardliwe określenie na prawnika.
• Fliper kupuje, remontuje i sprzedaje drożej mieszkania.

Argumentem za tym, że dane słowo stało się rodzajowe jest to, że używa go wiele firm. Kolejnym jest ten, że ludzie powszechnie nazywają tak przedmioty tego typu.

Sam byłem zaskoczony, że w 2017 r. słowo TRYTYTKA zastrzeżono dla „zacisków z tworzyw sztucznych do kabli„. Właściciel tego prawa aktualnie broni się przed jego unieważnieniem. Sprawę przed Urzędem Patentowym wygrał, ale przeciwnik się odwołał.

Spór o znak towarowy PACZKOMAT®

Ten spór jeszcze nie zakończył się prawomocnym wyrokiem. Poczta Polska próbuje unieważnić tę rejestrację. Argumentuje, że w dniu zgłoszenia ludzie traktowali tę nazwę jako opis automatu do wydawania paczek. Faktem jest, że obecnie Urząd Patentowy powszechnie odmawia rejestracji znaków typu: Kluczomat, Paszomat czy Frytkomat. Praktyka urzędu mocno się zmieniła i jest on dzisiaj dużo bardziej restrykcyjny.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem kontaktowym.}

c) Jeżeli zgłaszający działał w złej wierze

Czyli rejestracji dokonał podmiot, który nie miał do tego prawa. Często w takich przypadkach zgłaszający wykorzystuje szczególny stosunek zaufania. Wie, że jego kontrahent, mąż czy wspólnik nie zastrzegł nazwy firmy. Robi to więc na siebie, aby postawić się w lepszej pozycji w razie ewentualnego sporu.

Przykłady spraw uznanych za działanie w złej wierze:

❌ Były pracodawca zastrzega nazwę firmy pracownika, który odszedł na swoje. Robi to po to, aby zgłosić skargę do Allegro i usunąć mu oferty. Nie zamierza znaku używać.

❌ Dystrybutor w danym kraju za plecami producenta rejestruje znak na siebie. Jeżeli ten zakończy z nim współpracę, to ma narzędzie prawne do zablokowania mu sprzedaży.

❌ Syn zwalnia się z rodzinnej firmy i rejestruje na siebie jej znak towarowy.

❌ Zgłoszenie dokonuje spółka córka bez zgody spółki matki.

❌ Logo firmy zastrzega regularny troll patentowy w celu szantażu.

Michałki – obrona przed zarzutem naruszenia znaku towarowego

W PRL-u istniała oficjalna receptura na MICHAŁKI. Tą nazwą posługiwało się też od dekad wiele zakładów cukierniczych. Mimo tego jedna z firm zastrzegła ten znak towarowy na siebie.

Szybko zaczęła blokować sprzedaż konkurencyjnych „michałków”. Te okoliczności wystarczyły do uznania, że zgłoszenie zrobiła w złej wierze. Znak prawomocnie unieważniono w 2024 roku.

d) Jeżeli znak jest w kolizji z innymi prawami

Znak towarowy nie może naruszać praw osób trzecich. Ekspert tej względnej przeszkody rejestracji nie weryfikuje z urzędu. Ocenia to dopiero jak wpłynie sprzeciw do zgłoszenia albo wniosek o unieważnienie. Przeciwnik może się wtedy powoływać m.in. na:

👉 Prawo do swojego wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego

O ile elementy dominujące i odróżniające w spornych znakach będą zbliżone to może to wprowadzić w błąd. Idąc tym tokiem myślenia za podobne uznano poniższe znaki. Zauważ, że nie pomogła ani różnica w nazwach ani odmienna grafika.

👉 Wcześniejsze prawo do firmy czyli nazwy przedsiębiorcy

Od strony prawnej firma to oznaczenie przedsiębiorcy. Prawo do firmy powstaje nie w chwili wpisu do CEIDG czy KRS ale w następstwie komercyjnej działalności. Aby firma mogła być postawą wniosku o unieważnienia znaku, przeciwnik musi przedłożyć dowody:

• od kiedy i przez jaki okres używa swojej nazwy;
• na jakim terytorium;
• do oznaczania jakich towarów lub usług.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z „gorszym pierwszeństwem” znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej.

Zob. wyrok NSA z 10,01.2002 r. Sygn. II SA 3090/01

Taka obrona przed zarzutem naruszenia znaku towarowego może się udać o ile firma nie działa tylko lokalnie. Największe szanse mają więc na to sklepy internetowe.

👉 Wcześniejsze prawo autorskie do logo

Bardzo często widzę, że firma zleca grafikowi stworzenie logo, ale nie podpisuje z nim umowy na przeniesienie praw autorskich. To poważny błąd, bo taka osoba może potem unieważnić rejestrację znaku, albo… sprzedać te prawa konkurencji.

Również tutaj konfrontowane oznaczenia nie muszą być identyczne:

2) Wygaszenie ochrony znaku towarowego.

Przepisy wymagają aby zarejestrowany znak był używany. Jeżeli nie jest, to na wniosek konkurencji takie prawo można Ci wygasić. Musisz wtedy pokazać liczne dowody na to, że faktycznie się nim posługiwałeś. Z kilku powodów nie jest to takie proste:

• Musisz używać znaku towarowego komercyjnie

Czyli powinieneś zarabiać na oferowaniu pod nim towarów i usług. Nie mieści się w tym np. hobbystyczne prowadzenie bloga, jeżeli poza satysfakcją, nic z tego nie masz.

• Musisz używać znaku w zakresie tego co masz w wykazie

Nie wystarczy prowadzić firmy o takiej nazwie. Jeżeli w wykazie dałeś klasy towarowe (od 1 do 34) to sporny znak musi się znaleźć fizycznie na wskazanych tam towarach. O ile wpisałeś usługi (klasy od 35 do 45) wystarczy przedstawić ofertę i faktury sprzedażowe.

• Musisz używać znaku w zastrzeżonej grafice

Ten problem Cię nie dotyczy jeżeli zastrzegłeś znak słowny. O ile chronisz logo, to przy każdym rebrandingu powinieneś zrobić nowe zgłoszenie. To dlatego nasza kancelaria nie przedłużyła w 2011 roku ochrony starego logo.

• Musisz używać znaku w sposób rzeczywisty

Jedna faktura na rok to za mało. Należy wykazać wielkość sprzedaży, długości okresu używania i zakres terytorialny. To bardziej wymagające przy towarach tanich jak batoniki a prostsze przy produktach drogich jak maszyny rolnicze.

• Musisz używać znaku w ciągu 5 lat

Dowody o których piszę powyżej muszą obejmować taki zakres czasowy, aby nie było 5-letniej dziury. Są pewne sytuacje, które uzasadniają chwilowe nieużywanie (np. powódź, pandemia) ale zdarzają się rzadko.

Ciekawostka

Orlen jest właścicielem znaku towarowego CPN. Jak wiadomo była to marka popularna w PRL-u. Problem w tym, że czas grał na ich niekorzyść. Konkurencja mogła odczekać 5 lat i wygasić im to prawo.

Najprawdopodobniej dlatego koncern postanowił otworzyć jedną jedyną stację CPN w Polsce. Znajdowała się w Warszawie – link.

^{Dalsza część artykułu pod filmem.}

3) Pozew o ustalenie, że nie doszło do naruszenia prawa

Czasami z okoliczności sprawy wynika, że znaku towarowego nie da się unieważnić. Przykładowo choć jego nazwa jest opisowa, to ubrano ją w fantazyjną grafikę:

Właściciele tego typu znaków próbują blokować konkurencję. Piszą skargi do platform sprzedażowych, że dany podmiot używa słów „tanie skarpety” a przecież oni to zastrzegli. Pracownik, który analizuje skargę często asekuracyjnie robi to co taka osoba od niego żąda.

W takim przypadku pokrzywdzona firma może pozwać właściciela znaku. Celem takiego procesu będzie potwierdzenie przez sąd, że nie doszło do naruszenia prawa. Jeżeli wygra, to otwierają się przed nią możliwości ubiegania się o naprawienie wyrządzonej szkody. To nadal mało znana obrona przed zarzutem naruszenia znaku towarowego.

Zobacz również:

• Co oznacza R w kółku i czym różni się od TM?
• 9 korzyści z rejestracji wzoru przemysłowego.
• Darmowe vs. płatne badanie znaku towarowego. Czym się różnią?
• Jak sprawdzić czy nazwa firmy jest dostępna?
• Obrona przed zarzutem naruszenia znaku towarowego.
• Lepiej zastrzec nazwę czy logo firmy?
• Aktualizacja danych właściciela znaku towarowego w rejestrze.
• Co daje ochrona znaku towarowego?
• Jak chronić pomysł na biznes i produkt przed skopiowaniem?