Analiza prawna marki. Na czym polega? Sprawdź swój znak towarowy

• Sprawdź 👉 ile kosztuje analiza marki przez rzecznika patentowego

Czym jest analiza prawna marki? Na czym polega badanie znaku towarowego?

Analiza prawna marki polega na sprawdzeniu:

• baz zarejestrowanych znaków towarowych;
• rejestrów przedsiębiorców (KRS i CEIDG);
• niezarejestrowanych znaków towarowych.

Wszystko po to, abyś dowiedział się, czy na rynku występuje firma, która ma prawa do podobnej nazwy.

Często słyszę, że taka analiza niczym nie różni się od szukania wolnej domeny internetowej. Tego typu myślenie to częsty błąd u początkujących właścicieli firm. Wychodzą z założenia, że o naruszeniu prawa można mówić tylko przy wiernej kopii 1:1. Jeżeli jednak różnica w nazwach sięga 30%, to wszystko staje się (ponoć) legalne.

Przeczy temu wynik chociażby tego postępowania. Zauważ, że nawet 50% różnic nie uratowało znaku COSIMO.

Analiza prawna marki. Kiedy najlepiej ją zrobić?

Firmy decydują się na taką usługę na różnym etapie życia swoich marek. Te bardziej świadome starają się zapobiegać problemom. Zlecają więc prawny audyt marki już na początku swojej działalności. Pozostała część reaguje na to, co przyniesie życie. Często jest to widmo sporu sądowego, kiedy otrzymają pismo ostrzegawcze.

Taką weryfikację najczęściej robię:

1. Przed wejściem w nową nazwę firmy lub produktu

To jest sytuacja idealna. Nawet, jeżeli uznam, że Twoja marka łamie prawo, to nic Ci za to nie grozi. W końcu jeszcze na niej nie zarabiasz.

Mamy wtedy czas na wprowadzenie w niej takich poprawek, aby obejść prawo. Chodzi finalnie nie tylko o to, abyś taki znak towarowy zarejestrował, ale bardziej o to, abyś mógł bezpiecznie prowadzić swoją firmę.

Z drugiej strony, co do pewnych nazw istnieje zakaz ich rejestracji. Wiedząc, że w Twoim brandzie występują jakieś bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji, będziesz mógł wybrać coś innego. Dzięki temu oszczędzisz swój czas i pieniądze. Nikt nie będzie mógł się do Ciebie przybliżyć wybierając podobną nazwę.

2. Po zgłoszeniu znaku towarowego

Pisałem już, że skuteczna rejestracja marki wcale jej nie legalizuje. Po złożeniu podania urzędnik nie sprawdza, czy Twoja nazwa albo logo są podobne do znaków innych firm. O ile taki podmiot sam nie zauważy Twojego wniosku i nie wniesie  sprzeciwu – otrzymasz świadectwo ochronne. To jednak nie zamyka sprawy. Taka firma nadal ma 5 lat na unieważnienie Twojego prawa ochronnego na znak towarowy.

I tak się stało w poniższej sprawie.

Analiza prawna marki na tym etapie pozwala ocenić, czy masz się kogo bać. Konkurent może nie zauważyć Twojego wniosku, ale prędzej czy później trafi na Ciebie na rynku. Szansa na to jest tym większa, im lepiej będziesz się rozwijać. Chcesz zastrzec nazwę i wiesz o firmie, która ma podobną nazwę i powstała przed Tobą? Rozważ zrobienie takiego badania znaku towarowego przed rejestracją.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

3. Po otrzymaniu pisma ostrzegawczego od kancelarii przeciwnika

Ochrona znaku zastrzeżonego „promieniuje” na oznaczenia podobne. Efekt tego jest taki, że kancelarie chętnie wysyłają pisma ostrzegawcze do naruszycieli. W tym momencie audyt ochrony marki da Ci odpowiedź czy Twój przeciwnik ma rację.

W praktyce prawnicy często przesadzają.

Ocena kolizyjności brandu to skomplikowany proces, który jest pełen niuansów. Pamiętaj również, że możesz być w tym nieobiektywny. Jeżeli dopiero wchodzisz z marką na rynek, to różnica jednej literki będzie dla Ciebie wystarczająca. Gwarantuje Ci jednak, że inaczej zareagujesz, jeżeli po kilku latach zlokalizujesz podmiot, który posługuje się tak podobną nazwą.

4. W celu monitorowania ruchów konkurencyjnych przedsiębiorców

UPRP nie poinformuje Cię o tym, że ktoś chce „opatentować” znak identyczny lub podobny do Twojego. Musisz to monitorować samodzielnie. Takie informacje znajdziesz w specjalnym Biuletynie, który jest publikowany co tydzień.

Zauważyłem, że przedsiębiorcy chętnie kierują się tym mitem 30% bezpiecznych różnic. Nie tworzą takiego samego logo, ale łudząco podobne. A potem zgłaszają je do rejestracji. Tak się stało ze znakiem marki ADIDOG w postaci 3 kości. 🙂 ADIDAS tego podania nie zauważył, więc urzędnik udzielił ochrony.

Jeżeli zlecisz rzecznikowi patentowemu usługę monitorowania nowych zgłoszeń, to obejmie to również analizę ochrony marki. Dostaniesz od niego jednoznaczną informację, czy konkurent ze swoim logo łamie Twoje prawa czy nie. A jeżeli tak, to co zrobić, aby zmusić go do dokonania zmiany nazwy.

Osobiście większość takich spraw załatwiam na drodze ugodowej. To sprawia, że moi Klienci nie muszą latami bić się o swoje prawa do marki w sądach.

Jak przeprowadzić analizę prawną marki?

1. Na początek musisz ustalić:

• jaką nazwę bądź logo chcesz zbadać;
• na jakim terytorium planujesz działać (Polska, UE, a może świat);
• jakie towary lub usługi będziesz oferować.

To bardzo ważne, bo kolizją nie będzie dla Ciebie każdy znak towarowy, a jedynie ten z Twojej niszy biznesowej. Co więcej legalnie na rynku mogą funkcjonować marki o identycznych nazwach. Ważne, aby nie były względem siebie konkurencją.

Przykład:

Ktoś kto chce kupić pierścionek zaręczynowy, przez pomyłkę nie zleci windykacji. 😀

2. Oceń czy Twoja marka ma tzw. zdolność odróżniającą

Bardzo dużo firm wchodzi w nazwy opisowe. Wybierając nazwę dla swojej firmy, chcą nią wprost komunikować co oferują. Np. EKO SKLEP czy TANIE POŻYCZKI. Z marketingowego punktu widzenia przynosi to wiele korzyści. Ludzie zapominają jednak, że takiego określenia zastrzec się nie da.

To jest wyjątkowo surowo oceniane. Urząd Patentowy odmawia ochrony zawsze jeżeli uzna, że w Twoim znaku nie ma nic co utkwi w umyśle klienta. I ze statystyk wynika, że odmowy rejestracji zdarzają się aż w 28% przypadkach. To prawie 1 na 3! Przeglądając rejestry można dostrzec prawdziwe cmentarzysko nieudanych rejestracji:

Analiza marki musi być robiona z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy. A to oznacza, że nawet neologizmy, o ile wskazują na rodzaj towaru, to mogą dostać odmowę. Przykładowo za ogólnoinformacyjny uznano znak FRESH GELATO. Pierwsze słowo to w języku angielskim „świeży”, a drugie po włosku to „lody”. Takie zestawienie, choć pozornie fantazyjne, dla zwykłego lodożercy będzie zrozumiałe 🙂

3. Przejrzyj bazy zarejestrowanych znaków

Wyszukiwarki znaków towarowych znajdziesz tutaj:

• Urząd Patentowy RP (UPRP);
• Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
• Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

O tym jakich błędów unikać przy takim sprawdzeniu mówiłem w nagraniu:

Czy korzystać z pomocy rzecznika patentowego? Czy zwiększy to szanse na uzyskanie ochrony?

Tak, o ile nie chcesz popełnić błędu.

Wszystko rozbija się bowiem o interpretację znalezionych danych. To, że według Ciebie znaki towarowe konkurencji różnią się dostatecznie nie ma znaczenia. Liczy się jedynie, czy tak samo to zinterpretuje Urząd Patentowy albo sąd. Aby to ocenić, trzeba znać tzw. reguły kolizyjności. A ukształtowały je sądy w ostatnich 30 latach. Rzecznik patentowy zna aktualne orzecznictwo i praktykę urzędników.

To podobieństwo ocenia się na płaszczyźnie:

• fonetycznej (oceniamy czy wymowa jest zbliżona);
• graficznej (porównujemy wygląd znaków);
• koncepcyjnej (tłumaczymy znaczenie słów bądź rysunków w logo).

Idąc powyższym tokiem myślenia znaki CZARNY KOT i BLACK CAT będą dla siebie kolizją. Przyjmuje się bowiem, że podobieństwo na jednej płaszczyźnie, w tym przypadku koncepcyjnej, może już wprowadzać klientów w błąd. Z tym, że jest od tej zasady wyjątek:

Stopień podobieństwa oznaczeń na jednej płaszczyźnie może być zneutralizowane odmiennościami, które występują na pozostałych płaszczyznach.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18.12.2008r., sygn. akt. C‐16/06

Dowiesz się jak dostosować nazwę lub logo firmy do rejestracji

Rzecznik patentowy badanie znaku towarowego kończy pisemną opinią. Zawiera ona określone wnioski i rekomendacje. O ile znajdzie kolizyjne znaki lub inne przeszkody rejestracji, to poinstruuje Cię jakie wymogi musi spełnić logo, aby je obejść.

To tzw. dostosowanie znaku do rejestracji.

Często wystarczy zrobić kilka zmian, aby wyraźnie obniżyć albo wręcz wyeliminować ryzyko postępowania spornego. Lepiej o to zadbać nie mając noża na gardle w postaci prawników konkurenta.

Możesz się wiele nauczyć z takiej konsultacji.

Ryzyka związane z pominięciem badania zdolności rejestrowej znaku towarowego

Działanie na rynku bez analizy prawnej marki można porównać do przechodzenia przez ruchliwa ulicę z zamkniętymi oczami. Raz, drugi, trzeci Ci się to uda. W końcu jednak będziesz miał kolizję, którą możesz przypłacić życiem. Tak może się skończyć historia Twojego brandu. Zauważam trzy rodzaje problemów.

1. Sprzeciw do rejestracji znaku towarowego

W Polsce i UE marki zastrzega się w procedurze sprzeciwowej. Konkurent, który zauważy Twoje podanie może siłowo próbować zablokować rejestrację (jest to właśnie sprzeciw). W procedurze unijnej EUIPO doniesie na Ciebie Twojej konkurencji. Ryzykujesz wtedy utratę nie tylko opłaty zgłoszeniowej, która zaczyna się od 850 EUR. Jeżeli przegrasz, będziesz musisz zwrócić koszty postępowania w wysokości 620 EUR.

2. Wniosek o unieważnienie już zarejestrowanego znaku

Może się jednak zdarzyć, że uprawniony do podobnego znaku przegapi 3 miesięczny okres sprzeciwowy. Absolutnie nie jest to potwierdzenie, że możesz się czuć bezpieczny. Myli się ten, kto twierdzi, że skoro dostał świadectwo ochronne, to wszystko zostało sprawdzone i marka jest bezpieczna. Konkurent mający podobny znak ma 5 lat od daty rejestracji na unieważnienia takiego prawa. Jeże przegrasz, to będziesz musiał zapłacić 930 EUR.

3. Spór o zaprzestanie naruszania cudzej marki

Pół biedy jeżeli historia zakończy się jedynie sprzeciwem lub unieważnieniem prawa. Tracisz wtedy (tylko) pieniądze zainwestowane w rejestrowanie znaków towarowych. Problem w tym, że konkurent często żąda dużo więcej. Taki podmiot może łatwo zablokować Ci sprzedaż w internecie poprzez:

• usunięcie oferty z Allegro, Olx, Amazona;
• zablokowanie konta firmowego na Facebooku, Instagramie czy TikToku;
• przejęcie Twojej firmowej domeny internetowej!

Szerzej omówiłem to w nagraniu:

Analiza prawna marki w praktyce – studium przypadku

Jak już sygnalizowałem, problemy z marką mogą dotyczyć różnych kwestii. Poniżej opisuję kilka ciekawych case study. Pokazują w jaki sposób udało się te przeszkody pokonać. Znów jednak trzeba mieć w tej materii dużą wiedze i doświadczenie aby uniknąć problemów.

1. Brak zdolności odróżniającej znaku. Co zrobić, aby zastrzec znak towarowy, który jest opisowy? 

Nie każdą nazwę da się za rejestrować. Więcej, nawet logo może mieć z tym problemy. O ile całe oznaczenie jest zbyt banalne, UPRP wyda decyzję odmowną. Tak się stanie także wtedy, kiedy elementy graficzne nie pozwolą utkwić w umyśle klienta.

Keratyna jest powszechnie używana zarówno w kosmetykach oraz w salonach kosmetycznych. Nic dziwnego, że ekspert nie zgodził się na monopolizację ten nazwy. Pewne określenia muszą należeć do domeny publicznej. Nie udało się obejść prawa zgłaszając tak prosty logotyp. W uzasadnieniu odmowy możemy przeczytać:

Zgłoszony znak towarowy posiada co prawda, pewną grafikę, ale polega ona jedynie na zapisaniu obu słów stylizowaną czcionką w kolorze czerwonym, a to zdecydowanie za mało, aby znak uzyskał znamiona odróżniające.

Dopiero trzecie zgłoszenie zakończyło się udzieleniem prawa ochronnego na znak. Osiągnięto to dodając imię i nazwisko.

2. Jak dostosować do rejestracji wulgaryzm?

Polskie przepisy mówią jednoznaczne, że:

Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

[…]

7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

Art. Art. 129_¹.1 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej

Przykładowo niepowodzeniem skończyła się próba rejestracji napoju o takiej nazwie:

Ciekawy jestem, co myślisz o poniższym znaku towarowym? Nie oszukujmy się każdy wie o co chodziło w tym zgrabnym zabiegu graficznym. To co jest napisane to jedno, ale co odczyta kupujący to drugie.

Okazuje się, że pełnomocnik w tej sprawie dobrze zrobił analizę prawną marki. Słusznie założył, że taki wulgaryzm nie przejdzie. Zaproponował więc zapis fonetyczny FITKING DELICIOUS i odzwierciedlenie tego w grafice. To wystarczyło do przyznania ochrony.

3. Czy BLACK BOSS jest kolizją do BLACK ENERGY?

To akurat case, który sam prowadziłem. Naszym klientem był browar, który chciał zastrzec etykietę swojego piwa. Sprzeciw jednak złożył właściciel popularnych napojów BLACK. Powoływał się przy tej okazji na renomę i wypracowaną rozpoznawalność swojego brandu.

Przeciwnicy powoływali się na poniższe reguły kolizyjności:

• początek znaku jest najważniejszy (czytamy bowiem od lewej do prawej);
• najbardziej dominująca część ich znaku tj. słowo BLACK jest również w naszym znaku;
• wysoka rozpoznawalność znaku wcześniejszego daje silniejszą ochronę.

Przyjmując tę sprawę zacząłem od analizy prawnej marki. Szybko zauważyłem, że w znaku „black boss” elementem fantazyjnym jest tylko słowo „boss”. Jest przecież kategoria piw ciemnych. Tym samym ani oni ani nikt inny nie powinien mieć monopolu na sformułowanie ogólnoinformacyjne. Ta argumentacja przesądziła o naszej wygranej. 🙂

Określenie BLACK w zakresie analizowanych znaków należy zatem uznać za opisowe, wskazujące na właściwości towarów do oznaczania których zostały przeznaczone.

Wobec tego z uwagi na niedystynktywny charakter takich określeń ich obecność w porównywanych znakach nie może być traktowana jako element świadczący o ich podobieństwie.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 16.05.2021 r. (sygn. ZS.2019.00412)

Czym różni się audyt prawny marki od analizy prawnej marki?

Audyt prawny marki jest pojęciem zdecydowanie szerszym. Obejmuje bowiem takie całościowe spojrzenie na sytuację prawną danego przedsiębiorcy. Innymi słowy sprawdzam, czy od strony formalnej ma on wszystko dobrze poukładane. Wyszukuję potencjalne zagrożenia i wskazuję jak im zapobiec. Poniżej kilka przykładów.

1. Czy posiadasz prawa autorskie do firmowego logo?

Nawet jeżeli zapłacisz grafikowi za stworzenie logo, to nie masz do niego praw autorskich. Niezbędna do tego jest pisemna umowa. Masa firm ma tę kwestię nieuregulowaną.

Czym to grozi?

• Nie możesz powoływać się na prawa autorskie, jeżeli konkurent stworzy łudząco podobne logo.
• Grafik może zakazać Ci używania firmowego logo albo zażądać za to dodatkowej opłaty.
• Może też sprzedać te prawa Twojemu konkurentowi.

2. Czy jesteś właścicielem firmowej domeny?

Często jak zaczynam to weryfikować okazuje się, że abonentem jest pracownik lub informatyk. Dopóki współpracujecie problemu nie ma. Miej jednak świadomość tego, że taka osoba ma wtedy faktyczną władzę nad źródłem Twoich dochodów.

Co Ci grozi?

W przypadku konfliktu taka osoba może odebrać Ci uprawnienia do zarządzania stroną. Wyobraź sobie, że tracisz tak dostęp do sklepu bądź poczty. Sama strona może zostać zresztą z dnia na dzień wyłączona. W wielu przypadkach może to zagrozić płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ma Cię to złamać i wymóc zgodę na ofertę szantażysty.

3. Czy dobrze zadbałeś o prawną ochrona marki?

To jest dość rozległe zagadnienie. Może się okazać, że masz zastrzeżony logotyp, jednak jest on nieaktualny, ponieważ po latach zrobiłeś rebranding. Z drugiej strony prawo daje Ci monopol prawny na towary i usługi, które wskazałeś w zgłoszeniu. Po wielu latach mogłeś rozszerzyć albo zmienić działalność. Prawo Cię w tym zakresie nie chroni.

Co Ci grozi?

• W postępowaniu spornym może się okazać, że nie zablokujesz naruszyciela. Ten Ci ochronę wygasi albo słusznie podniesie, że nie obejmuje ona tego co on robi.
• O ile nie zastrzegłeś nazw wiodących produktów, ktoś może to zrobić na siebie. Wystarczy, że będzie pierwszy z podaniem w Urzędzie Patentowym. Tak działają właśnie trolle patentowe.

4. Czy w ogóle chronisz swoje przewagi konkurencyjne?

Poza rozpoznawalną marką, możesz zastrzec wygląd wiodących produktów. W końcu ludzie kupują oczami. Z drugiej strony innowacje można opatentować. Audyt prawny marki powie Ci co warto tak zabezpieczyć i jakie narzędzia prawne do tego wykorzystać.

Czym grożą zaniedbania w tym zakresie?

• Konkurencja widząc, że nic nie chronisz może chętniej się do Ciebie przybliżyć. Sprawdzi co Ci się najlepiej sprzedaje i stworzy coś bardzo podobnego.
• Brak podpisania z pracownikami umowy o zachowaniu poufności sprawia, że mogą odejść na swoje wykorzystując Twoją tajemnicę przedsiębiorstwa.
• Trolle patentowe nie tylko kradną marki, ale również prawa do produktów. O ile taki podmiot zastrzeże wzór przemysłowy łatwo usunie Twoją ofertę z Allegro.

Zobacz również:

• Ochrona wzoru przemysłowego – ile to kosztuje?
• Ile trwa zastrzeganie nazwy firmy?
• Kim są trolle od znaków towarowych? Jak z nimi walczyć?
• Amazon Brand Registry. Jak dołączyć do programu?
• Czy osoba prywatna może być właścicielem znaku słownego?
• Klasyfikacja nicejska. Co to jest i jak z niej korzystać?
• Co oznacza symbol TM?
• Dofinansowanie z Unii Europejskiej na „opatentowanie” znaku towarowego